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杜颖
[摘 要]通用名称不具有内在商标显著性, 美国、德国、法国和我国商标法律制度从不同的角度、以不同的方式在一些特殊的情况下认可通用名称具有商标意义。此种立法取舍, 除了符合通用名称与商标关系的内在逻辑基础外, 我国新商标法规定了使用获得商标显著性的方式也为其提供了技术支持。但是, 赋予通用名称商标意义在适用中会引发很多问题, 包括通用名称的认定问题, 本来具有显著性的商标沦为通用名称而丧失显著性并进而丧失商标权的保护问题。
[关键词]商标，显著性，通用名称
1982 年《中华人民共和国商标法》(以下简称《商标法》) 以及1993 年第一次修改后的《商标法》均在第7 条规定, 商标使用的文字、图形或者其组合, 应当有显著特征, 便于识别。2001 年10 月第二次修改后的《商标法》在第9 条规定, “申请注册的商标, 应当具有显著特征, 便于识别, 并不得与他人在先权利相冲突。”这些规定都明确了商标的“显著性”构成要素。[1]但是, 有所不同的是, 1982 年《商标法》以及1993 年第一次修改后的《商标法》在第8 条规定, “本商品的通用名称和图形”不能做商标标志使用。而2001 年修改后的《商标法》在第11 条规定, 下列标志不得作为商标注册:(一) 仅有本商品的通用名称、图形、型号的;(二) 仅仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的;(三) 缺乏显著特征的。前款所列标志经过使用取得显著特征, 并便于识别的, 可以作为商标注册。这一条第2 款的规定实际上改变了旧商标法对于通用名称的态度: 具有显著性的通用名称可以获得商标权保护。立法转变态度的原因何在? 本文结合其他国家商标法律制度对于通用名称的认识, 力求解释我国商标立法如此取舍的原因, 并分析如此规定在法律适用中遇到的问题及其解决途径。
一、通用名称商标意义的比较考察
如果对照一下法国知识产权法典的规定, 我们不难发现, 我国现行商标法关于通用名称的规定直接借鉴的是法国的规定。法国知识产权法典在711-2 规定了缺乏显著性的标记: a) 在通常或职业用语中纯粹是商品或服务的必需、通用或常用名称的标记或文字; b) 用以表示商品或服务的特征, 尤其是种类、质量、数量、用途、价值、产源、商品生产或服务提供的年代的标记或文字; c) 纯由商品性质或功能所决定的外形、或赋予商品以基本价值的外形构成的标记。同时又规定: 除c) 款所规定情况外, 显著性可以通过使用取得。分析这一条的规定, 我们认为, 法国法也使用了固有显著性和通过使用获得显著性的分类, 其中产品的通用名称可以通过使用获得显著性。但是, 同是大陆法系的德国却是另外一种规定方式。德国《商标法》第4条规定了禁止使用的标记：（一）普通名称不能作为商标注册。(二) 以下各种标记不能注册: （1）缺乏识别力的标记, 或者完全由数目、字母组成的或者只是由关于商品的种类、产期和产地、性质、用途、价目、数量或重量的词语组成的标记; (2) 包含有任何国家的纹章、国旗和其他标志, 或地区性纹章、在本国内的地方自治团体的联合组织纹章, 或其他地方自治实体的联合组织的纹章的标记; .. (三) 上述第(二) 款第(1) 项所列的商标, 如果是在贸易中已经成为区别申请人产品的标志, 可予以注册。分析该条规定, 我们得出,德国商标法也规定了不具有固有显著性的商标可以通过使用获得显著性, 但通用名称被排除在外。
条文的简单对照似乎给我们这样一个信息: 关于通用名称能否获得商标保护, 中国与法国持肯定态度, 而德国持相反的态度。但是, 我们这时忽略了另外一个环节, 商标权取得方式的非单一性———注册并非取得商标权的唯一途径, 除此之外, 还有使用取得商标权的方式。[2]当前, 世界各国关于商标权的取得方式的规定主要有三种模式: 有采单一注册制模式, 如我国和法国; [3]有采单一使用取得制模式，如美国; [4]有采注册制和使用取得制复合模式, 如英国[5]和德国。德国起初只采用注册原则，后来法院承认了使用可以为商标带来市场声誉, 从而也具有产生商标权的效力, 立法机关便于1934 年肯定了使用原则。[6]1995 年1 月生效的德国现行商标法扩展了产生商标保护的途径。该法明确规定, 商标保护应同等地产生于注册或使用。在德国, 对于经注册取得之商标称之为“形式商标权”,对于未经注册但已经使用之标识在一定条件下亦予以保护, 而称之为“实质商标权”, 只要一定之表征(Ausstattung) 在特定交易范围内被当成是某项商品或服务之标记, 而能与他人所提供之商品或服务相区别, 即受到商标法之保护, 亦即此种权利系基于该表征因被使用, 在交易上取得一定之价值与作用(Verkehrsgeltung) 而受到保护。[7] 这样, 尽管通用名称在德国不能通过注册取得保护, 但不排除其通过使用获得一定的价值, 而在特定交易范围内被当作某商品或服务的表征, 并进而获得商标权的保护。
据上分析, 我国、法国和德国就通用名称的规定, 并没有根本差异。那么, 英美法系国家的态度如何? 我们来考察一下美国的情况。美国法不采用通用名称的提法而使用“属名( generic term) ”一词。美国判例认为, 属名是某特定种类(species)产品的属(genus) 。[8]属名直接告诉消费者要买的东西是什么, 而不是谁生产的什么商品。因此, 一般来说, 即使再充分的证据证明, 属名已经获得了与某特定生产者联系在一起的第二含义 (secondary meaning) , [9] 也不能使属名转化为一种注册商标。[10]这似乎告诉我们, 美国法中, 属名绝对不具有商标意义。但是, 普通法属名判断标准的变化却向我们提供了另外一种线索: 在特定的情况下, 属名具有商标意义。美国法院在解决如何判断属名的过程中发展出两种准则: 一种是主要意义标准(primary significance test) , 它针对的是因商标权人未控制第三人的不当使用而导致商标沦为属名的情况。一种是属种标准(genus2species test) , 主要适用于商标内在具有属名意义的情况。根据前种标准, 法院要判定, 大多数的消费者或者相关公众认为商标用语主要用来区别商品, 还是区别生产者。依据该标准, 要证明商标已经成为属名, 则当事人必须证明: 第一, 确定与争议商标有关的产品类别或服务类别; 第二, 确定购买该类产品的相关公众; 第三, 证明该商标对相关公众的主要意义是区别产品, 还是生产者。[11]根据属种标准, 如果特定产品或服务属于某一大类产品, 则该大类产品名称就构成属名。[12]属种标准会给商标所有人带来不公正的后果, 因为它是一个纯粹的客观准则。商标是一种发挥心理功能的标识, 它体现的是消费者的一种认知状态, 因此, 用纯粹客观的标准来评判商标显著性的问题是不科学的。美国最高法院Frank2 furter 大法官在Mishawaka Rubber & Woolen Mfg1 Co1 v1 S1S1 Kresge Co1 一案中提出, 我们是按照标记来生活的, 我们也依据标记来购买商品。商标是引导购买者选择所需的一种商品的捷径, 我们甚至也可以说, 商标引导购买者决定自己需要什么。商标所有人千方百计地想利用人类的心理倾向, 通过动人的标记的吸引力来营造一种消费氛围。不论它采取什么样的手段, 其目的只有一个: 通过商标, 向潜在的客户传递一种对商标标注的商品的渴望。一旦这种目的达到了, 则商标所有人就获得了某种价值。如果其他人窃取这种标记产生的吸引力, 商标所有人就有权获得法律救济。这就是对商标进行法律保护的基本思路。[13]这说明,法律之所以对商标进行保护, 是因为它认可标记发挥的心理功能 (psychological function) 。[14]因此, 美国联邦巡回法院上诉法院后来修正了纯粹客观的属种标准, 将主要意义标准引进该标准, 从而修正为两步判断准则: 第一步, 确定对于争议商标来说, 什么是商品或服务的属名? 第二步, 相关公众是否主要把该商标用语指称为商品或服务的属名。[15]这样, 美国法将属名问题交给了“相关公众”的主观判断。实际上它在一定情况下也承认属名的商标意义, 而这是通过严格属名的认定标准、限制属名的认定、而将很多名称排除在属名意义之外达成的。
二、我国商标法赋予通用名称商标意义的原由解析
通过上文的论述, 我们得出以下结论: 我们考察的4 个国家, 在对待通用名称的态度上有一个共同点——在一定情况下承认其具有商标意义。虽然, 实现的路径各异, 或直接从立法上加以明确,如我国和法国; 或间接通过认可通用名称可以通过使用方式获得商标权保护来承认, 如德国; 或以严格通用名称认定标准的方式为其获得商标含义留出空间, 如美国。那我们不仅要问, 上述各国态度基本一致的原因何在？我国立法态度发生转变的基础何在？
首先，美国普通法态度的转变以及判例对相关理由的陈述就已经做了最好的说明。在判断是否具有商标显著性时不能依外观构成说判断, 应该依自他商品识别力说, 显著性乃商标借以识别自己与他人商品之能力, 是一相对的概念, 须考虑该商标使用的商品、商品的消费者等因素。[16] 在判断标志是否为商品的通用名称时, 更不能依据客观标准或者外在标准。对于通用名称是否具有商标含义, 其判断权利不在立法者、司法者手中, 而在消费者的意识中。这从根本上否定了立法或判例做刚性规定的可能。
其次, 特定商品本身代表的是类产品, 因此,不管商标的显著性有多强, 它也必然体现一定的通用名称的意义。可以说, 商品本身就是产品类别与商标结合在一起产生的一种印象, 很难从客观上将二者完全剥离开来。通用名称能否具有商标意义,取决于商标指代生产者的意义和指代产品的意义在消费者那里的博弈结果。如果说, 在消费者的认识中, 商标带来的产品概念很弱, 而生产者概念非常强, 则通用名称具有商标意义。这时, 商标标识的通用名称意义并没有完全丧失, 只是被另一种更显著的、更突出的意义遮蔽了, 这种意义就是该名称的商标意义。但严格意义上说, 这时商标对消费者的意义已经不是通用名称了。
再次, 第二次修改后的商标法在第11 条第2款明确规定了商标可以通过使用获得显著性, 这为通用名称注册为商标提供了技术支持。商标的显著性可以通过两种方式取得:固有显著性和通过使用获得显著性。各国商标法律制度实际上都已经承认商标标识可以通过使用途径获得显著性。美国法院认为,根据商标与所标识的商品的关系, 标识可以应分为“属名的”(generic) 、“叙述的”(descriptive) 、 “暗示的”(suggestive) 、“任意的(arbitrary) ”或者 “臆造的”(fanciful) 。因其内在具有的显著性强弱层次不同, 其商标意义也不同。[17]没有自身含义的臆造词汇、具有自身含义但与指定的商品没有任何内在联系的任意词汇, 自动获得商标保护, 因为它们具有识别特定产品来源的固有功能。[18]暗示性词汇要求消费者通过想象、思考或者感觉, 来猜测商标和产品之间的联系, 得出一种联系结论。[19]暗示性词汇也具有固有显著性或称内在显著性, 而叙述性词汇则不然, 因为它直接描述了商品或者服务的颜色、气味、成分、功能等特征。叙述性词汇仅在其已经通过销售、市场营销、使用或者时间的经过而在消费大众那里获得第二含义, 从而使消费者把商标与特定的来源联系起来时, 才会获得保护。[20]这里的第二含义就是通过使用获得的显著性。英国《商标法》在第9 条第3 款规定裁判官在决定一项商标是否适于区别商品, 可以从以下方面考虑: (1) 商标是否原本适于区别商品; (2) 商标通过使用或其他原因, 是否实际上已适用于区别商品。这也是对固有显著性和通过使用获得显著性的分类规定。法国《知识产权法典》在71122 规定了缺乏显著性的标记, 显著性可以通过使用取得。日本《商标法》第3 条在第2 款规定, 即使是第1 款规定的不具有内在显著性的商标, 使用的结果使需求者能够辨认是属于何人业务的商品者, 可以进行商标注册。德国《商标法》第4 条第3 款规定, 即使不具有内在显著性的标识, 如果是在贸易中已经成为区别申请人产品的标志, 可以予以注册。
当然, 即使是认定通用名称在一定情况下具有商标意义, 接下来还存在立法模式选择问题。在这方面, 我们借鉴的是法国规定模式。因为我国实行严格注册制, 不认可使用获得商标权利的途径, 因此, 不能象德国那样将通用名称的商标保护问题留给使用获得商标权来解决; 同时, 我们属于传统意义上的大陆法系国家, 制度基础的差异不允许我们跟从美国, 将通用名称的解释原则完全交给司法实践。如此一来, 我国跟从法国模式就是必然了。
三、赋予通用名称商标意义适用中的问题
赋予通用名称以商标意义, 必然会带来一系列的后果, 本文针对目前法律适用中遇到的主要问题做以分析。
(一) 通用名称认定中的问题
1 国家、行业标准与约定俗成标准的差异
根据2005 年12 月中华人民共和国商标局和商标评审委员会制定的《商标审查及审理标准》的规定, 商标法中的通用名称是指国家标准、行业标准规定的或者约定俗成的商品的名称, 包括全称、简称、缩写、俗称。例如, 将高丽白指定使用于人参。我国司法判例解释该概念时指出, 判断通用名称时, 不仅国家或者行业标准以及专业工具书、辞典中已经收录或记载的商品名称可以认定为通用名称, 而且对于已为同行业经营者约定俗成、普遍使用的表示某类商品的名词, 也可以认定为该商品的通用名称。因此, 对于公众在生产、生活中约定俗成的商品的通用名称, 无须履行相关部门的审批、注册登记等认定手续。[21]从行政规章和司法解释关于通用名称的规定中我们似乎可以得出这样一个结论—国家、行业标准如果规定了通用名称, 则通用名称的立论似乎就成立了, 而且其证明力又似乎优于公众约定俗成的证据的证明力。但是, 上文已述, 商标是否为通用名称的判断, 其主体在消费者, 而不在权威人士或者权威资料, 因此, 国家、行业规定应该是确定通用名称的初步证据, 如果能够以其他证据证明消费者并非把该名称作为通用名称使用, 则就可以推翻这一认定。如果国家、行业标准和公众的认全一致的情况时,以公众是否约定俗成地判断名称已通用为准。在北京汇成酒业技术开发公司(简称汇成公司) 与北京龙泉四喜酿造有限公司(简称龙泉公司) 侵犯商标
权纠纷案中, 案件争议的焦点问题是“甑馏”是否属于一种白酒的通俗名称。尽管原告出具了北京酿酒协会《有关“甑流”产品的说明》、中国酿酒协会出具的《有关“甑流”产品的说明》以及中国轻工业出版社出版的《白酒生产指南》来证明, “清流”或“甑流”、“甑馏”是酿制白酒工艺过程的名称, 也属于未经掺兑、高度白酒一种质量概念的区域性通俗名称。终审法院还是认为, 这些并不能证明其产品上使用的“甑馏”为公众早已熟知的高度白酒的酿造工艺和高度白酒的通俗名称。[22]笔者认为, 该案的关键之处在于, 汇成公司没有充分的证据证明, 消费者已经对该名称形成了一种约定俗成的认识。因此, 这里的行业标准并不能最终确定通用名称的成立。
2、通用名称的地域性问题
目前我国的商标法律制度, 尚没有关于通用名称的地域性的明确规定。在关于通用名称的界定中, 更没有关于地域范围的量化规定, 法律法规以及部门规章并没有明确在全国达到多大的区域覆盖范围才构成通用名称。当然, 这首先是一个以什么做标准的问题, 如果能够量化规定, 什么标准更合理? 是按照人口、地理面积还是按照行政区的数量来判断? 笔者认为, 从量化的角度分析, 应该以人口为基本指标, 因为通用名称的判断是以消费者为主体的, 其判断结果自然应以消费群体的数量为准。不过, 因为人口和行政区划的联系非常紧密,因此很多时候我们会通过地理区域范围来分析这个问题。当然, 如果说广泛使用某一名称所覆盖的区域范围很小, 则很容易认定名称尚未达到通用的程度。如在河南省柘城县豫丰种业有限责任公司(简称豫丰公司) 与国家工商行政管理总局商标评审委员会(简称商标评审委员会) 商标行政纠纷案中,尽管有证据表明, 在河南省柘城县有一种形状像子弹头的辣椒, 当地通称其为“子弹头。但法院认为, 辣椒是我国一种常见的农业作物, 在我国许多省份都有广泛的种植, 没有证据证明在我国其他辣椒产区有将“子弹头”作为辣椒俗称的情形。因此, “子弹头”已经在国家或者本行业中成为广泛使用的商品名称的立论并不成立。[23]但是, 如果同一名称在部分地区但未致全国范围被广泛使用, 如在10 个省份, 它是否构成通用名称呢? 笔者认为,在这种量化分析中, 我们同时应考虑其他因素做一种综合判断, 例如, 商品针对的地域范围, 如果商品针对某一地区生产, 例如和冬季取暖设施相关的商品就和南方的消费者无关, 则应该将其是否通用的判断限定在该地域范围内, 而不能把考察对象扩大到全国; 又如, 商品的消费人群要素, 如消费者限定于特定的性别、身份、年龄段以及有某种消费习惯的人群等等。
3、通用名称商标使用者的唯一性
通用名称商标使用者的唯一性是指只有一家使用通用名称作为商标的情况, 这使问题变得非常复杂。在陆丰市全美实业有限公司(简称全美公司)商标撤销行政纠纷一案中, 法院指出一点, “灭害灵AESTAR 及图”注册商标的商标权人凯达公司是唯一在农业部登记生产和销售灭害灵”产品的单位。[24]尽管最后这点不是该案认定中最关键的因素, 但法院明确指出这点则意味着该点对案件的最终结果起到了重要作用。该案因为涉及到行业管理, 生产灭害灵产品的独此一家, 因此比较特殊。笔者认为, 从逻辑上讲, 如果只有一个商品提供者, 从商标制度的角度考虑, 不论它使用什么名称, 都会具有显著性。但是, 如果以发展的眼光分析这个问题, 其隐患很大。认可只此一家的生产者使用通用名称作为商标, 不仅使商品提供者事实上垄断某种商品的市场, 久而久之, 还会使其垄断品名。即使有后来者能够进入市场, 也会被迫使用其他名称。这对后进入市场的人是不公平的。因此,笔者认为, 如果灭害灵确实是通用名称, 而又没有字体变化、结合英文标识做商标标记等其他事实要素的支持, 应该撤销灭害灵商标。
4、通用名称为商标组成部分的判定问题
现实生活中, 如果通用名称仅作为商标的一个组成部分, 而不是商标构成的全部, 该如何处理?有著作所解释说, 如果商品通用名称只是一个组成部分, 而通用名称结合其他部分可以起到识别作用, 则申请人在商标注册时可以注明某某部分不在专用范围之内”而放弃对通用名称部分的专用权, 由此保全商标的注册。[25]笔者认为, 问题的关键不在于是否标明通用名称不在专有范围之内, 而是商标组成中是否突出通用名称, 这和该观点的前半部分更密切相关——通用名称结合其他部分是否可以起到识别作用。我国发生的一则反不正当竞争案从侧面对该问题做了说明。该案中, 乐天(中国) 食品有限公司(简称乐天公司) 认为好丽友食品有限公司(简称好丽友公司) 的木糖醇无糖口香糖构成对自己生产的乐天木糖醇无糖口香糖的不正当竞争。法院认为, “木糖醇”是一种甜味食品添加剂的名称, 是木糖醇”这种商品所具有的通用名称, 具有不发酵性、易溶性、甜度高、食用后血糖值不会上升等特性, 被广泛用于食品、医药等领域。消费者对“木糖醇”的理解仍是“木糖醇”系一种甜味食品添加剂, 而木糖醇无糖口香糖”是添加了“木糖醇”的一种口香糖商品, 因此, “木糖醇”并不是乐天公司经营的“乐天牌”“木糖醇无糖口香糖”商品特有的名称。而好丽友公司在自己制造的木糖醇无糖口香糖上加注的“好丽友牌”及其三条色带标志与乐天公司的乐天牌”及其三条色带标志是不同的, 具有识别性, 消费者不会造成混淆。[26]法院分析中主要针对的问题是, 和无糖的食品添加剂的通用名称木糖醇”并列使用的两个标识, 消费者能否将其区别开来。笔者认为, 如果商标标识本身不突出通用名称, 而标识的主要构成是突出其识别特征部分, 则甚至可以不考虑通用名称的问题, 当然, 商标权人无权阻止其他人也将通用名称作为商标的一个组成部分使用。
(二) 通用名称与注册商标的撤销
如果从条文结构分析, 我国商标法关于通用名称的规定是在商标注册部分, 似乎其意义是为商标注册申请设定标准。但如果我们把这条规定放到现实分析, 它在商标注册申请程序中适用的可能性很小, 而更多的是在注册商标的撤销程序中。因为商标经过反复使用某通用名称, 而导致该名称与某特定商品唯一地联系在一起的情况非常罕见。[27]在我国, 更是如此。因为我国对未注册商标几乎不提供保护, 我国商标法对在先使用权又保持完全沉默，[28]以通用名称申请注册的更是少之又少。本来具有显著性的商标标识沦为通用名称而丧失显著性, 可能由于商标使用者的宣传所致, 也可能和商标的使用管理有关, 如果商标使用人默许第三人使
用自己的商标, 降低商标的强度, 最终丧失商标的显著性。[29]商标太过于具有说服力, 慢慢地变为通用名称。[30]例如, 最初具有显著特征的THERMOS 商标, 因商标权人在广告宣传中只使用了热水瓶( THERMOS BOTTLE) ,而没有使用其他类名称, 如真空绝缘保温水瓶等,使自己的商标最终沦为通用名称。[31]而阿司匹林沦为药品通用名称的过程就是后种情况的一个典例。德国Bayer 公司在美国市场销售该药品时没有直接针对药品使用者, 而是使用了医生、药剂师和医药批零业者等销售渠道。直接接触阿司匹林的消费者从医生或者药店购买该药品时, 并不知道这种叫做阿司匹林的药品的生产者究竟是谁, 因为消费者拿到手中的药品上只有这种阿司匹林的名称, 有时下面会附有药剂师的签名, 但他们根本无从知道这种药品的生产者是谁, 药品最初从哪里来。久而久之, 在消费者那里, 阿司匹林成为了该种药品的通用名称。[32]
在商标使用过程中, 无论其驰名度如何高, 一旦其显著性丧失, 商标权人就会丧失商标权利。对商标所有人来说, 商标显著性的丧失不仅不可逆转, 而且这种危险还伴随着商标的存在而始终存在。1938 年, 美国最高法院在Kellogg Co1 v1 Na2 tional Biscuit Co1 一案中提出, 因为商标是产品的通用名称, 它就不会因为商标权利人是产品的最初制造者而取得专有权利。nx不论商标使用了多久, 人们都可以因其不具有显著性而挑战商标权人的专有权利。本案中, 法院判定“碎麦”( Shredded Wheat) 就是一种属名。英国商标法第61 条规定,如果商标注册了7 年, 则可以认定该商标是有效的。但有三种情况除外, 其中之一就是在程序启动之日, 商标不是商标权人商品的显著标志。[34]这里衡量商标显著性的时间点是启动程序之日, 而关于何时能启动这种程序是没有时间限制的。这就表明, 在商标存在的任何时间, 任何人都可以要求法院或者商标当局做出显著性的判断。我国《商标法》第11 条第1 款第3 项规定, 缺乏显著特征的标志不得作为商标注册。
我们可以得出如下结论: 因商标欠缺显著性而提出撤销注册商标异议的, 不受时间限制。即以注册商标与在先注册的商标近似等理由提出注册商标撤销申请的, 必须在争议商标注册后5 年内提出,商标因5 年时间的经过而获得了不可争性(incon2 testability) 或不可争的地位( incontestable status) 。但是, 因为欠缺显著性或丧失显著性而导致的商标异议(第11 条) 、使用了绝对不能使用的标识注册了商标的异议(第10 条) 以及立体商标使用外形等功能性特征产生的商标异议(第12 条), 则不受5 年异议期的限制。
注释：
[1]关于商标显著性概念的探讨, 请参见拙作《商标显著性与姓氏商标的可注册性—兼评〈商标审查标准〉关于姓氏商标可注册性之规定》, 载《法学》2006 年第9 期。
[2]世界贸易组织的《与贸易有关的知识产权协议》, 即TRIPs , 也反映了商标权的两种取得方式。该协议第16 条第1 款规定, 注册商标的所有人应有专有权来阻止所有第三方未经其同意在交易过程中对与已获商标注册的货物或服务相同或类似的货物或服务使用相同或类似的标记, 如果这种使用可能会产生混淆。若对相同货物或服务使用了相同的标记, 则应推定为存在混淆的可能。上述权利不应损害任何现有的优先权, 也不应影响各成员以使用为基础授予权利的权利。这说明, TRIPs 协议在认可注册商标所有人享有专有权的同时, 对基于使用取得的权利也给予了认可。
[3]我国《商标法》第4 条规定, 自然人、法人或者其他组织对其生产、制造、加工、拣选或者经销的商品, 需要取得商标专用权的,应当向商标局申请商品商标注册。自然人、法人或者其他组织对其提供的服务项目, 需要取得商标专用权的, 应当向商标局申请服务商标注册。同时, 该法第51 条规定, 注册商标的专用权, 以核准注册的商标和核定使用的商品为限。法国知识产权法典71221 规定, 商标所有权通过注册取得。商标得以共有形式取得。注册自申请提交之日起十年有效并得多次续展。
[4]尽管美国联邦商标法——《兰哈姆法》也规定了注册制度, 但这种注册制与实行注册取得商标权的国家不同, 它要求商标在注册前必须进行使用或者意图使用(intent2to2use) (参见李明德: 《美国知识产权法》, 法律出版社2003 年版, 第288 —296 页) 。因此, 《兰哈姆
法》只是对业已存在的通过使用而产生的普通法上的商标权予以制定法上的确认, 而不是创设新的商标权取得途径(See Arthur R1 Miller & Michael H1 Davis , Intellectual Property , West Publishing Company , 1983 , pp1149 —150) 。
[5]商标保护的历史表明, 最早对商标提供保护的普通法国家通过判例法以商标在公众中享有声誉为保护前提, 而商标声誉则是通过商标的使用建立起来的。从17 世纪初叶开始, 英国通过普通法独创的“假冒诉讼”实现了对商标在先使用者的保护。在英国工业化初期,衡平法院在抵制模仿商标和商号方面一直居领导地位, 因为原告希望获得禁令救济。很快, 在普通法中也出现了这种损害赔偿之诉, 竞争者可以诉对方欺诈。但普通法的这种发展有局限性, 因为欺诈要求主观上存在故意欺骗这一要件。衡平法院就不受此限制, 只要是有受假冒之害的可能, 人们就可以阻止被告的行为, 即使他们完全是无辜的, 当时的商誉被视为一种财产, 而公众上当本身就是“欺诈”。1857年, 法国商标立法推动了英国注册制的采用。仿冒诉讼虽然有用, 但是它的成立有赖于原告证明自己已经在公众之中建立了商誉。这既耗时, 又耗力。有了注册制则不然。1875 年英国颁布了《商标注册条例》, 商品商标可以通过注册获得。尽管在注册制运行的最初30 年, 只有非常有限的标志能够注册为商标, 如特殊形式表现的人名和公司名称, 但它还是为商标权的取得带来了很多便捷, 如在注册前并不要求
对商标进行使用。直到1984 年的商标法修正案出台以后, 服务商标才被纳入注册制范围。根据英国1994 年颁布的现行商标法第2 条及第9条规定, 注册商标所有人拥有依据该法通过商标注册而获得的财产权, 该权利自注册之日起生效。See W1 R1 Cornish , Intellectual Property : Patents , Copyright , Trade Marks and Allied Rights , London Sweet &Maxwell , 1996 , p1517 —5201 注册并不影响普通法上的“假冒诉讼”的成立, 英国是并行注册制与取得制的复合制国家。
[6]参见阿博莱特·克里格: 《商标法律的理论和历史》, 载李继忠、董葆霖主编: 《外国专家商标法律讲座》, 工商出版社1991 年版,
第12 页。
[7]参见谢铭洋: 《智慧财产权之基础理论》, 翰芦图书出版有限公司1997 年版, 第37 页。
[8]See Abercrombie & Fitch Co1 v1 Hunting World , Inc
[9]我国台湾学者将其翻译为“次要意义”(参见曾陈明汝: 《商标法原理》, 中国政法大学出版社2003 年版,不同, 但其含义都是指商标本义以外的含义。
[10]See Keebler Co1 v1 Rovira Biscuit Corp1
[11]See Glover v1 Ampak Inc1 ,
[12]See Vision Ctr1 V1 Opticks Inc1 ,
[13]See Mishawaka Rubber & Woolen Mfg1 Co1 v1 S1S1 Kresge Co1 , 316 U1S1 203 , 205 (1942)
[14]See Mishawaka Rubber & Woolen Mfg1 Co1 v1 S1S1 Kresge Co1 , 316 U1S1 203 , 205 (1942) 1
[15]See H1 Marvin Ginn Corp1 v1 Int’l Ass’z nof Fire Chiefs , Inc1
[16]参见汪泽: 《商标显著性研究》, 载《商标通讯》2003 年第4 期。|
[17]See Abercrombie & Fitch Co1 v1 Hunting World , Inc
[18]See Wal2mart Stores Inc1 ,v1 Samara Bros1 Inc1 , 529 U1S 205 , 210
[19] See Stix Prods1 Inc1 v1 United Merchants &Mfgs1 Inc1
[20] See Zatarain’s Inc1 v1 Oak Grove Smokehouse Inc1
[21]该解释见北京市高级人民法院行政判决书(2006)。高行终字第188 号
[22]参见北京市高级人民法院民事判决书(2003) 高民终字第543 号。
[23]参见北京市高级人民法院行政判决书(2006) 高行终字第188 号
[24]北京市高级人民法院行政判决书(2005) 高行终字第25 号。
[25] 参见扈纪华、孙晓青主编: 《新商标法释解与操作实务》,中国商业出版社2001 年版, 第205 页。
[26] 参见北京市高级人民法院民事判决书（2005）高民终字第319 号。
[27]在轰动一时的“小肥羊”案中，法院认定，通过大规模的使用与宣传, “小肥羊”具备了商标应有的显著性, 与内蒙古小肥羊公司联系在一起所代表的不是一两岁小羊的通用名称 (该案有关情况可参见北京市高级人民法院行政判决书(2006) 高行终字第92 号), 这似乎是通用名称通过使用获得显著性而导致其可以获得注册的一个典型例子。但不容忽视的一点是, 该案小肥羊所指代的并不是“羊”这种商品, 而是一种涮肉的餐饮服务。
[28]参见汪泽: 《论商标在先使用权》, 载《法商研究》2002 年第6 期。
[29]See Robert A1 Gorman &Jane C1 Ginsburg , Copyright2Cases and Materials , 6th Ed1 , Foundation Press ,
[30]See Robert A1 Gorman &Jane C1 Ginsburg , Copyright2Cases and Materials , 6th Ed1 , Foundation Press ,
[31]King2Seeley Thermos Co1 v1 Aladdin Industries , Inc1 ,
[32]Bayer Co1 v1 United Drug Co1 ,
[33]See Kellogg Co1 v1 National Biscuit Co1 , 305 U1S1 111 , 116 (1938) 1
[34]See Graham John Bradley , Loss of Distinctiveness , Deception and Expungement of Trademarks2Australia and
97, 1997, pp198 —991
来源：《法学家》2007年第3期
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